Você registra hoje sua marca no INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nos próximos anos, ela passa por uma reestilização com alterações significativas em seu layout e características, e o registro que você havia feito pode acabar sendo caducado por terceiros.

Isso pode acontecer porque, pelo sistema brasileiro, não basta registrar uma marca, é necessário fazer uso dela conforme foi registrada.

De acordo com Robson Maschio, da Creazione Marcas e Patentes, o registro das marcas junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) utiliza o chamado princípio “first to file”, que segue a Lei de Propriedade Industrial (nº 9279/96). Por ele, o direito ao uso da marca é concedido àquele que primeiro a depositou no INPI.

É desta forma que o titular de um registro, ou pedido de registro, poderá zelar pela integridade material e reputação de sua marca, assim como licenciar seu uso ou cede-la a quem for de seu interesse. Todavia, o registro possui algumas situações que comumente não são levadas em consideração pelas empresas. Uma delas diz respeito ao instituto de caducidade, referido nos artigos 142 a 144 do capital VI da Lei de Propriedade Industrial.

De acordo com o trecho, a utilização da marca, e não só o seu registro legal, é necessária para que ela não perca sua função no mercado. Ao explicar o tema, Maschio lembra do Tratado da Propriedade Industrial, de João da Gama Cerqueira: “O princípio da obrigatoriedade do uso das marcas registradas funda-se na própria função que elas desempenham no campo da indústria e do comércio”.

Assim, uma vez que a pessoa beneficiada não se utiliza da marca registrada - a qual, por consequência, deixa de desempenhar a função para a qual foi criada e, portanto, dispensa proteção legal -, não há mais razão para as garantias asseguradas pelo registro, e a marca deve ser revertida ao domínio público.

É por isso que, visando proteger interessados em marcas que estejam registradas, mas que seus titulares não utilizem e fazem reserva de mercado, foi instituído o art. 143, onde são dispostas as regras para caducidade de marcas por terceiros:

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - O uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou,

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

“Assim, para que não ocorram caducidades, é importante que as marcas sejam utilizadas tal como estão descritas em seu certificado de registro, inclusive nas mesmas atividades, sob pena de ver seus direitos caducos”, explica Maschio. É recomendado, segundo ele, que toda e qualquer alteração significativa em uma marca já registrada seja devidamente protegida em seu novo layout e características, para que, a fins de comprovação, se demonstre que a mesma está sendo utilizada de acordo com as informações constantes em seu certificado de registro.